Qualcomm détenait le brevet américain n ° 8 063 674 (brevet ‘674) concernant un circuit intégré avec des détecteurs de puissance pour des systèmes à plusieurs tensions d’alimentation. Le brevet ‘674 divulgue des décaleurs de niveau qui transfèrent des données entre des dispositifs d’entrée/sortie et des dispositifs centraux. Lorsque les périphériques principaux étaient éteints, la connexion entre le cœur et le réseau d’entrée/sortie via les décaleurs de niveau pouvait provoquer des courants vagabonds qui faisaient que les décaleurs de niveau déclenchaient les périphériques d’entrée/sortie, produisant des signaux de sortie incorrects. Le brevet ‘674 reconnaissait une méthode de l’art antérieur pour résoudre le problème du courant vagabond.
Le brevet ‘674 a révélé qu’il y avait des problèmes avec la solution de l’art antérieur dans la figure 1 de l’art antérieur. ‘674 brevet contourné ces problèmes en insérant un réseau de rétroaction pour améliorer la vitesse de détection.
La revendication 1 énonce ce qui suit :
1. Un dispositif à tension d’alimentation multiple comprenant :
un cœur de réseau fonctionnant à une première tension d’alimentation ; et
un réseau de commande couplé audit réseau central dans lequel ledit réseau de commande est configuré pour transmettre un signal de commande, ledit réseau de commande comprenant :
un détecteur haut/bas (haut/bas) configuré pour détecter un état d’alimentation dudit réseau central ;
des circuits de traitement couplés audit détecteur haut/bas et configurés pour générer ledit signal de commande sur la base dudit état d’alimentation ;
un ou plusieurs circuits de rétroaction couplés audit détecteur haut/bas, lesdits un ou plusieurs circuits de rétroaction étant configurés pour fournir des signaux de rétroaction pour ajuster une capacité de courant dudit détecteur haut/bas;
au moins un premier transistor couplé à une deuxième tension d’alimentation, le au moins un premier transistor supplémentaire étant configuré pour s’activer lorsque ladite première tension d’alimentation est désactivée et pour se désactiver lorsque ladite première tension d’alimentation est activée ;
au moins un second transistor couplé en série avec le au moins un premier transistor et couplé à ladite première tension d’alimentation, le au moins un second transistor étant configuré pour s’activer lorsque ladite première tension d’alimentation est alimentée et pour se désactiver lorsque ladite première tension d’alimentation la tension est coupée ;
au moins un troisième transistor couplé en série entre le au moins un premier transistor et le au moins un second transistor.
Apple a déposé une demande de DPI qui s’appuyait sur l’AAPA, c’est-à-dire la figure 1 de l’art antérieur et la spécification du ‘674 brevet, vu Majcherczak, publication de demande de brevet US n° 2002/0163364. Apple a affirmé qu’une personne de compétence ordinaire aurait trouvé évident de combiner le transistor de rétroaction de Majcherczak dans l’AAPA dans le ‘674 brevet.
Qualcomm a convenu que la combinaison AAPA et Majcherczak enseignait chaque élément des revendications en cause. Qualcomm a toutefois soutenu que les admissions du titulaire du brevet ne peuvent pas être utilisées pour contester un brevet en matière de DPI. La Commission de première instance et d’appel des brevets (Commission) a déterminé que l’utilisation par Apple de l’AAPA était appropriée et que les revendications auraient été évidentes compte tenu de l’AAPA combiné à Majcherczak.
Qualcomm a fait appel et le circuit fédéral a annulé. Qualcomm a fait valoir en appel que l’utilisation par le Conseil de l’AAPA violait l’article 311 (b) de l’article 35 USC, qui limite le requérant à affirmer l’absence de brevetabilité “uniquement pour un motif pouvant être soulevé en vertu de l’article 102 ou 103 et uniquement sur la base de l’état de la technique consistant en brevets ou publications imprimées. Le circuit fédéral a expliqué que la question en appel était de savoir si l’AAPA relevait de “l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées” en vertu de Article 311(b) de sorte qu’il peut constituer « la base » d’un motif en matière de DPI.2 Le tribunal a jugé que non.3
Le tribunal a estimé que la langue de Article 311(b) restreint “la base” de tout “fondement” dans un DPI à “l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées”.4 Le tribunal a expliqué :
Nous sommes d’accord avec Qualcomm. . . que les “brevets ou publications imprimées” qui constituent la “base” d’un motif de inter partes l’examen doivent eux-mêmes faire partie de l’état de la technique par rapport au brevet contesté. Cette conclusion exclut toute description de l’état de la technique contenue dans le brevet contesté. Cette interprétation est conforme aux interprétations judiciaires antérieures de la loi et représente une lecture plus naturelle de § 311(b).5
Le tribunal a conclu que Article 311(b) ne permet pas que l’AAPA soit la base d’un motif de nullité dans un DPI, “parce qu’il n’est pas contenu dans un document qui est un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée de l’état de la technique”.6 Le tribunal a noté que même si l’AAPA n’était pas un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée, l’AAPA n’était pas totalement interdit d’être utilisé dans un DPI.7 En fait, Qualcomm a admis que l’AAPA pouvait être utilisé dans une certaine mesure dans un DPI. Le tribunal a fait remarquer qu’un requérant peut soumettre des preuves au-delà des documents de l’état de la technique dans un DPI, tels que des avis d’experts sur les connaissances d’une personne de compétence ordinaire dans le domaine.8
Selon le tribunal, «[a]Les aveux du titulaire du brevet concernant la portée et le contenu de l’état de la technique fournissent une base factuelle quant à ce qu’un homme du métier aurait su au moment de l’invention, . . . il s’ensuit que l’AAPA peut être utilisé de manière similaire dans un inter partes la revue.”9 Par conséquent, bien que des exemples tels que des témoignages d’experts et des aveux de parties ne soient pas considérés comme des références à l’état de la technique, ils peuvent être utilisés comme preuve dans un DPI pour montrer les connaissances de base d’une personne de compétence ordinaire dans l’art. Le tribunal a également estimé que l’utilisation de l’AAPA dans un DPI était conforme à l’intention du Congrès d’une procédure administrative efficace qui excluait certaines des formes les plus complexes d’antériorité, telles que les ventes commerciales et les utilisations publiques.dix
Par conséquent, le tribunal a jugé que 35 USC Article 311 limite l’état de la technique pouvant servir de base à un DPI. L’AAPA peut ne pas constituer la « base » d’un motif dans un DPI, et par conséquent, l’AAPA ne peut pas être utilisé comme seule base sans s’appuyer également sur un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée. Le tribunal a conclu ce qui suit :
Après avoir déterminé que (i) le Conseil a mal interprété § 311(b)« l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées » pour englober l’AAPA contenu dans le brevet contesté, mais (ii) l’utilisation de l’AAPA peut être autorisée dans un inter partes examen, la prochaine question contestée est de savoir si l’AAPA a incorrectement formé la «base» de la contestation d’Apple. Étant donné que la Commission n’a pas abordé cette question dans sa décision écrite finale, nous renvoyons pour permettre à la Commission de traiter cette question en première instance.11
Avancer
Bien que le tribunal ait jugé que «l’art antérieur composé de brevets et de publications imprimées» de l’article 311 (b) ne limitait l’utilisation de l’AAPA que comme seule base d’un DPI, il a renvoyé le Conseil pour déterminer si l’AAPA avait formé à tort le « base » du DPI. Le résultat pratique de cette décision sera une dépendance limitée à l’AAPA dans les DPI.
Bien que le tribunal n’ait pas défini spécifiquement ce que signifiait former « le fondement » d’un motif d’invalidité dans un DPI, le ton général du tribunal et la directive sur le renvoi à la Commission pour déterminer si l’AAPA constituait le « fondement » du DPI est un indicateur que l’AAPA ne peut être utilisé que pour étayer l’état de la technique mais ne peut probablement pas être utilisé comme état de la technique lui-même.
À la suite de cette décision, les pétitionnaires doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent l’AAPA dans une pétition relative aux droits de propriété intellectuelle. À une extrémité du spectre, l’AAPA ne devrait pas être utilisée comme principale référence de l’état de la technique pour le motif de non brevetabilité. À l’autre extrémité, AAPA peut être utilisé pour étayer une déclaration d’expert concernant les connaissances ou le niveau d’une personne de compétence ordinaire. N’importe où entre ces utilisations semble être à gagner. Les pétitionnaires potentiels devraient surveiller attentivement les décisions futures qui pourraient fournir plus de clarté concernant ces limites.
1 Qualcomm Inc. c. Apple Inc., 24 F.4th 1367, 2022 BL 57504, 2022 USPQ2d 110, 2022 WL 288013 (Fed. Cir. 2022).
2 Id., 24 F.4th à 1373.
3 Id., 24 F.4th à 1373.
4 Id., 24 F.4th à 1374.
5 Id., 24 F.4th à 1374.
6 Id., 24 F.4th à 1375.
7 Id., 24 F.4th à 1375.
8 Id., 24 F.4th à 1375.
9 Id., 24 F.4th à 1376 (citant Randal Mfg. v. Rea, 733 F.3d 1355, 1362-63, 108 USPQ2d 1727, 1732-33 (Fed. Cir. 2013) et McCoy v. Heal Sys. , LLC, 850 F. App’x 785, 789 (Fed. Cir. 2021)).
10 Id., 24 F.4th à 1376.
11 Id., 24 F.4th à 1376-77.
Qualcomm détenait le brevet américain n ° 8 063 674 (brevet ‘674) concernant un circuit intégré avec des détecteurs de puissance pour des systèmes à plusieurs tensions d’alimentation. Le brevet ‘674 divulgue des décaleurs de niveau qui transfèrent des données entre des dispositifs d’entrée/sortie et des dispositifs centraux. Lorsque les périphériques principaux étaient éteints, la connexion entre le cœur et le réseau d’entrée/sortie via les décaleurs de niveau pouvait provoquer des courants vagabonds qui faisaient que les décaleurs de niveau déclenchaient les périphériques d’entrée/sortie, produisant des signaux de sortie incorrects. Le brevet ‘674 reconnaissait une méthode de l’art antérieur pour résoudre le problème du courant vagabond.
Le brevet ‘674 a révélé qu’il y avait des problèmes avec la solution de l’art antérieur dans la figure 1 de l’art antérieur. ‘674 brevet contourné ces problèmes en insérant un réseau de rétroaction pour améliorer la vitesse de détection.
La revendication 1 énonce ce qui suit :
1. Un dispositif à tension d’alimentation multiple comprenant :
un cœur de réseau fonctionnant à une première tension d’alimentation ; et
un réseau de commande couplé audit réseau central dans lequel ledit réseau de commande est configuré pour transmettre un signal de commande, ledit réseau de commande comprenant :
un détecteur haut/bas (haut/bas) configuré pour détecter un état d’alimentation dudit réseau central ;
des circuits de traitement couplés audit détecteur haut/bas et configurés pour générer ledit signal de commande sur la base dudit état d’alimentation ;
un ou plusieurs circuits de rétroaction couplés audit détecteur haut/bas, lesdits un ou plusieurs circuits de rétroaction étant configurés pour fournir des signaux de rétroaction pour ajuster une capacité de courant dudit détecteur haut/bas;
au moins un premier transistor couplé à une deuxième tension d’alimentation, le au moins un premier transistor supplémentaire étant configuré pour s’activer lorsque ladite première tension d’alimentation est désactivée et pour se désactiver lorsque ladite première tension d’alimentation est activée ;
au moins un second transistor couplé en série avec le au moins un premier transistor et couplé à ladite première tension d’alimentation, le au moins un second transistor étant configuré pour s’activer lorsque ladite première tension d’alimentation est alimentée et pour se désactiver lorsque ladite première tension d’alimentation la tension est coupée ;
au moins un troisième transistor couplé en série entre le au moins un premier transistor et le au moins un second transistor.
Apple a déposé une demande de DPI qui s’appuyait sur l’AAPA, c’est-à-dire la figure 1 de l’art antérieur et la spécification du ‘674 brevet, vu Majcherczak, publication de demande de brevet US n° 2002/0163364. Apple a affirmé qu’une personne de compétence ordinaire aurait trouvé évident de combiner le transistor de rétroaction de Majcherczak dans l’AAPA dans le ‘674 brevet.
Qualcomm a convenu que la combinaison AAPA et Majcherczak enseignait chaque élément des revendications en cause. Qualcomm a toutefois soutenu que les admissions du titulaire du brevet ne peuvent pas être utilisées pour contester un brevet en matière de DPI. La Commission de première instance et d’appel des brevets (Commission) a déterminé que l’utilisation par Apple de l’AAPA était appropriée et que les revendications auraient été évidentes compte tenu de l’AAPA combiné à Majcherczak.
Qualcomm a fait appel et le circuit fédéral a annulé. Qualcomm a fait valoir en appel que l’utilisation par le Conseil de l’AAPA violait l’article 311 (b) de l’article 35 USC, qui limite le requérant à affirmer l’absence de brevetabilité “uniquement pour un motif pouvant être soulevé en vertu de l’article 102 ou 103 et uniquement sur la base de l’état de la technique consistant en brevets ou publications imprimées. Le circuit fédéral a expliqué que la question en appel était de savoir si l’AAPA relevait de “l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées” en vertu de Article 311(b) de sorte qu’il peut constituer « la base » d’un motif en matière de DPI.2 Le tribunal a jugé que non.3
Le tribunal a estimé que la langue de Article 311(b) restreint “la base” de tout “fondement” dans un DPI à “l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées”.4 Le tribunal a expliqué :
Nous sommes d’accord avec Qualcomm. . . que les “brevets ou publications imprimées” qui constituent la “base” d’un motif de inter partes l’examen doivent eux-mêmes faire partie de l’état de la technique par rapport au brevet contesté. Cette conclusion exclut toute description de l’état de la technique contenue dans le brevet contesté. Cette interprétation est conforme aux interprétations judiciaires antérieures de la loi et représente une lecture plus naturelle de § 311(b).5
Le tribunal a conclu que Article 311(b) ne permet pas que l’AAPA soit la base d’un motif de nullité dans un DPI, “parce qu’il n’est pas contenu dans un document qui est un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée de l’état de la technique”.6 Le tribunal a noté que même si l’AAPA n’était pas un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée, l’AAPA n’était pas totalement interdit d’être utilisé dans un DPI.7 En fait, Qualcomm a admis que l’AAPA pouvait être utilisé dans une certaine mesure dans un DPI. Le tribunal a fait remarquer qu’un requérant peut soumettre des preuves au-delà des documents de l’état de la technique dans un DPI, tels que des avis d’experts sur les connaissances d’une personne de compétence ordinaire dans le domaine.8
Selon le tribunal, «[a]Les aveux du titulaire du brevet concernant la portée et le contenu de l’état de la technique fournissent une base factuelle quant à ce qu’un homme du métier aurait su au moment de l’invention, . . . il s’ensuit que l’AAPA peut être utilisé de manière similaire dans un inter partes la revue.”9 Par conséquent, bien que des exemples tels que des témoignages d’experts et des aveux de parties ne soient pas considérés comme des références à l’état de la technique, ils peuvent être utilisés comme preuve dans un DPI pour montrer les connaissances de base d’une personne de compétence ordinaire dans l’art. Le tribunal a également estimé que l’utilisation de l’AAPA dans un DPI était conforme à l’intention du Congrès d’une procédure administrative efficace qui excluait certaines des formes les plus complexes d’antériorité, telles que les ventes commerciales et les utilisations publiques.dix
Par conséquent, le tribunal a jugé que 35 USC Article 311 limite l’état de la technique pouvant servir de base à un DPI. L’AAPA peut ne pas constituer la « base » d’un motif dans un DPI, et par conséquent, l’AAPA ne peut pas être utilisé comme seule base sans s’appuyer également sur un brevet de l’état de la technique ou une publication imprimée. Le tribunal a conclu ce qui suit :
Après avoir déterminé que (i) le Conseil a mal interprété § 311(b)« l’état de la technique consistant en des brevets ou des publications imprimées » pour englober l’AAPA contenu dans le brevet contesté, mais (ii) l’utilisation de l’AAPA peut être autorisée dans un inter partes examen, la prochaine question contestée est de savoir si l’AAPA a incorrectement formé la «base» de la contestation d’Apple. Étant donné que la Commission n’a pas abordé cette question dans sa décision écrite finale, nous renvoyons pour permettre à la Commission de traiter cette question en première instance.11
Avancer
Bien que le tribunal ait jugé que «l’art antérieur composé de brevets et de publications imprimées» de l’article 311 (b) ne limitait l’utilisation de l’AAPA que comme seule base d’un DPI, il a renvoyé le Conseil pour déterminer si l’AAPA avait formé à tort le « base » du DPI. Le résultat pratique de cette décision sera une dépendance limitée à l’AAPA dans les DPI.
Bien que le tribunal n’ait pas défini spécifiquement ce que signifiait former « le fondement » d’un motif d’invalidité dans un DPI, le ton général du tribunal et la directive sur le renvoi à la Commission pour déterminer si l’AAPA constituait le « fondement » du DPI est un indicateur que l’AAPA ne peut être utilisé que pour étayer l’état de la technique mais ne peut probablement pas être utilisé comme état de la technique lui-même.
À la suite de cette décision, les pétitionnaires doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent l’AAPA dans une pétition relative aux droits de propriété intellectuelle. À une extrémité du spectre, l’AAPA ne devrait pas être utilisée comme principale référence de l’état de la technique pour le motif de non brevetabilité. À l’autre extrémité, AAPA peut être utilisé pour étayer une déclaration d’expert concernant les connaissances ou le niveau d’une personne de compétence ordinaire. N’importe où entre ces utilisations semble être à gagner. Les pétitionnaires potentiels devraient surveiller attentivement les décisions futures qui pourraient fournir plus de clarté concernant ces limites.
1 Qualcomm Inc. c. Apple Inc., 24 F.4th 1367, 2022 BL 57504, 2022 USPQ2d 110, 2022 WL 288013 (Fed. Cir. 2022).
2 Id., 24 F.4th à 1373.
3 Id., 24 F.4th à 1373.
4 Id., 24 F.4th à 1374.
5 Id., 24 F.4th à 1374.
6 Id., 24 F.4th à 1375.
7 Id., 24 F.4th à 1375.
8 Id., 24 F.4th à 1375.
9 Id., 24 F.4th à 1376 (citant Randal Mfg. v. Rea, 733 F.3d 1355, 1362-63, 108 USPQ2d 1727, 1732-33 (Fed. Cir. 2013) et McCoy v. Heal Sys. , LLC, 850 F. App’x 785, 789 (Fed. Cir. 2021)).
10 Id., 24 F.4th à 1376.
11 Id., 24 F.4th à 1376-77.
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