CJCE, arrêt du 12 juin 2008, Aff. C-533/06, O2 c. Hutchison.
Voilà, en quelques mots, résumée l'affaire soumise à la Cour de Justice. La société O2, qui fournit des services de téléphonie mobile, reprochait à Hutchison d'avoir utilisé sa marque dans une forme légèrement modifiée (le sigle O2 sur un fond fait de bulles, mais en noir et blanc) dans le cadre d'une de ses publicités.
Il y a-t-il dans un tel cas contrefaçon de la marque? Doit-on appliquer en priorité les règles relatives à la publicité comparative. C'est ce que vous apprendrez dans la suite...
Les questions préjudicielles interrogeaient la Cour sur deux disposition distinctes de droit dérivé. Tout d'abord, sur la portée de l'article 5 de la directive 89/104 relative au droit de marque mais également sur l'article 3 de la directive 84/450 sur la publicité trompeuse complétée par la directive 97/55 sur la publicité comparative..
La Cour a donc tout d'abord du préciser les relations entre ces deux instruments.
La Cour va considérer que "l’utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d’un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent est susceptible de constituer un usage au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104" (il faut noter que l'AG Mengozzi, dans ses conclusions, avait considéré que l'article 3 de la directive 84/450 avait régi de manière exhaustive cette question de l'usage dans le cadre publicitaire). Cet usage peut donc être interdit selon les modalités prévues par la dite directive. Toutefois, dans le même temps, le législateur communautaire, en adoptant certaines directives spécifiques, a entendu favoriser la publicité comparative ce qui commande "de limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque".
Il convient donc de décider si la publicité en cause peut constituer une telle publicité comparative (1), ce qui permettrait dès lors un certain usage de la marque des concurrents (2).
(1) "L’élément requis en vue de la constatation du caractère comparatif d’une annonce publicitaire est ainsi l’identification, explicite ou implicite, d’un concurrent de l’annonceur ou des biens ou des services qu’il offre" (point 43).Dès lors, "lorsque l’utilisation dans une publicité d’un signe similaire à la marque d’un concurrent de l’annonceur est perçue par le consommateur moyen comme une référence à ce concurrent ou aux biens et aux services qu’il offre – comme dans l’affaire au principal –, il y a publicité comparative, au sens de l’article 2, point 2 bis, de la directive 84/450" (point 44). (2) Cet usage n'est toutefois pas sans limites. "Il convient toutefois de relever que, lorsque les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450". Il ne peut donc y avoir de publicité comparative si l'on fait naître un risque de confusion sur l'origine des produits et services dans le chef du consommateur.
In casu, "force est de constater que, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, l’usage par H3G, dans la publicité litigieuse, d’images de bulles similaires aux marques bulles n’a pas fait naître un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. En effet, la publicité litigieuse, dans son ensemble, n’était pas trompeuse et, en particulier, ne suggérait pas qu’il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et O2 (UK), d’une part, et H3G, d’autre part".
A cet égard, la cour effectue une distinction entre la notion de confusion suivant que l'évaluation de celle-ci a lieu au moment de l'enregistrement ou dans le cadre d'une action en contrefaçon:
"Dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, est en cause une demande d’enregistrement d’une marque. Une fois qu’une marque est enregistrée, le titulaire de cette marque a le droit de l’utiliser à sa guise, de sorte que, aux fins d’apprécier si la demande d’enregistrement relève du motif de refus prévu à cette disposition, il convient de vérifier s’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée".
"En revanche, dans l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, le tiers utilisateur d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée ne revendique aucun droit de marque sur ce signe, mais en fait un usage ponctuel. Dans ces conditions, aux fins d’apprécier si le titulaire de la marque enregistrée est en droit de s’opposer à cet usage spécifique, il convient de se limiter aux circonstances qui caractérisent ledit usage, sans qu’il y ait lieu de rechercher si un autre usage du même signe intervenant dans d’autres circonstances serait également susceptible de créer un risque de confusion".
Dès lors, c'est à bon droit que le juge national n'a apprécié le risque de confusion que dans le cadre de la publicité litigieuse et non pas dans toutes les configurations possibles...