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Marque et usage de signe différent : attention à la déchéance !

Publié le 09 juillet 2012 par Gerardhaas

Marque et usage de signe différent : attention à la déchéance !Les Faits

Dans cette affaire opposant principalement deux sociétés suisses :

  • la Banque Hottinguer titulaire de 11 marques françaises entre 2006 et 2008 déclinées autour des noms « J.F.E. Hottingueret, J.C. Hottinguer, associés à des termes descriptifs des services financiers proposés sous ces marques, tels que « banque », « finance », « gestion » et « asset management » pour désigner l’intégralité des services relevant de la classe 36 (assurances, affaires monétaires, financières, immobilières).
  • La société Financière Hottinguer revendiquant de droits antérieurs sur le nom commercial « Hottinguer» et sur les marques françaises verbales «Messieurs Hottinguer & Cie» et «Hottinguer» déposées en 1989 dans la même classe 36.

La société Financière Hottinguer ses prévalant de son antériorité mit en demeure la Banque Hottinguer de renoncer à l’enregistrement de ses marques et de modifier sa dénomination sociale.

Appliquant le principe selon lequel « la meilleure défense c’est l’attaque », la Banque Hottinguer assigna la société Financière Hottinguer devant le tribunal de grande instance de Paris pour demander la déchéance de ses droits sur les marques susvisées pour défaut d’usage sérieux.

Avec gain de cause, puisque à la fois le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel de Paris lui donnent raison.

La solution

En effet, les magistrats, au vue des pièces versées aux débats, considèrent que la société Financière Hottinguer n’apporte pas la preuve d’un usage sérieux de ses deux marques «Messieurs Hottinguer & Cie» et «Hottinguer». Selon les magistrats, l’usage du signe « Hottinguer» dont la preuve est rapportée ne saurait être perçu comme un usage de l’une ou l’autre de ces deux marques ; et ce, pour deux raison :

  1. L’usage démontré du signe « Hottinguer» n’est pas un usage à titre de marque pour désigner non pas des produits ou services, mais un simple usage à titre de dénomination ou de nom commercial pour identifier la société Financière Hottinguer.
  2. La société Financière Hottinguer, en déposant les marques «Messieurs Hottinguer & Cie» et «Hottinguer» en 1989, puis la marque Hottingueren 2008 (objet d’une opposition), a marqué sa volonté de distinguer ces trois signes et ne saurait dès lors valablement prétendre que l’usage du signe « Hottinguer» vaudrait exploitation des marques « Hottinguer» ou « Messieurs Hottinguer & CIE « , sans en altérer le caractère distinctif.

La cour d’appel de Paris fait ici une application très stricte, voire sévère des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui pose le principe qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans », avant de préciser qu’est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».

En l’espèce, si le raisonnement suivi par la Cour est conforme à un courant jurisprudentiel qui tient compte de l’existence de portefeuilles de marques pour tendre à considérer que tout usage non conforme à chacun des signes déposés en altère le caractère distinctif, l’arrêt de la Cour d’appel nous semble bien sévère. En effet, l’usage du signe « Hottinguer» ne semble pas altérer le caractère distinctif de la marque « Messieurs Hottinguer & Cie » qui tient son caractère distinctif du fait de la présence du terme Hottinguer ; les termes « messieurs » et « &Cie » étant banals et descriptifs.

Conclusion

Quoiqu’il en soit, cet arrêt illustre la nécessité d’avoir des politiques de dépôt et de gestion de marques organisées afin de ne pas être titulaires de marques sans valeur, inopposables aux tiers et dont on peut être déchus à tout moment.

Cela doit faire réfléchir bon nombre de propriétaires de marques sur l’opportunité de procéder à de nouveau dépôts de marques pour protéger le signe actuel effectivement exploité qui ne correspond plus à celui déposé des années auparavant.

Sources :

A propos de CA Paris, 30 mai 2012, RG 10/16409


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