Un nom commun peut-il être un nom de marque déposée ?

Un nom de marque n’est pas nécessairement un néologisme. Il n’est pas rare qu’un nom commun, donc un signifiant dans une langue donnée, soit utilisé comme nom de marque. Cela peut poser des problèmes juridiques lorsque ce nom commun est utilisé par une autre marque pour l’un de ses produits. En effet, ce nom est-il un nom commun – auquel cas tout un chacun peut l’utiliser – ou bien est-il un nom protégé ? Le principe général, connu sous le nom de principe de spécialité de la marque, est qu’un nom commun ne peut être valablement protégé comme marque que s’il ne constitue pas un caractère ou une qualité essentiels du produit ou du service désignés.

Un article récent de M. J. Watin-Augouard nous suggère un exemple. Au début des années 1970, Michele Ferrero invente une friandise à base de lait et de chocolat. Le nom retenu est le mot allemand qui signifie « enfants » : Kinder (das Kind « l’enfant » ; die Kinder « les enfants »). Le nom désigne la cible du produit. Kinder connaît un franc succès auprès des enfants. Le nom devient donc rapidement un nom de marque bien établi. Si bien établi que Kinder devient une marque-ombrelle : en diversifiant la forme du produit, en décomposant le temps de commercialisation (ex. : calendrier de l’Avent Kinder), ou en diversifiant la cible (ex. : Kinder Bueno s’adresse aussi aux adultes). Désormais Kinder ne s’adresse plus qu’aux enfants.

Mais compte-tenu de sa notoriété, il n’est pas toujours facile de savoir si commercialement parlant, Kinder a statut de nom commun ou de nom de marque protégé. En 2007, le confiseur allemand Haribo lançait un nouveau produit : Kinder Kram (« trucs d’enfants »). Au même moment, le groupe Zott lançait lui aussi une friandise nommé Kinderzeit (« temps des enfants »). Ferrero tenta alors de faire interdire ces produits sous prétexte qu’ils utilisaient le nom de son propre produit. A Karlsruhe en Allemagne, le 20 septembre 2007, la Cour fédérale de justice jugeait que le mot Kinder ne pouvait pas être la propriété exclusive de Ferrero. Selon la Cour, Ferrero pouvait protéger l’image graphique de son produit mais non le mot Kinder, mot trop commun pour qu’une marque se l’approprie. La différence des emballages entre Ferrero Kinder, Haribo Kinder Kram et Zott Kinderzeit permettait la commercialisation simultanée des trois produits. Rapporté au principe de spécialité, on peut dire que le mot Kinder est apparu comme un caractère essentiel d’un produit adressé aux enfants. Toujours est-il que ce jugement invalidait un précédent sur le même thème : en août 2007, le tribunal administratif fédéral avait refusé le droit à Jackson International Trading d’appeler l’un de ses produits Kinder Party arguant que le mot Kinder en tant que marque était attaché à Ferrero seulement.

Source : - J. Watin-Augouard, Kinder, plaisir inimitable depuis 1975, Revue des marques n°64, octobre 2008.